Stanowisko wobec projektu zmiany ustawy - PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
2017-12-23
W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zwanej dalej „projektem ustawy", Konfederacja Lewiatan wnosi o przyjęcie poniższego.
I. W zakresie art. 1 pkt 9 projektu ustawy proponuje się wprowadzenie tzw. pośredniego naruszenia. Jak wskazują członkowie Konfederacji Lewiatan reprezentujący branżę farmaceutyczną przepis ten może znaleźć bardzo praktyczne przełożenie:
1) naruszeniem będzie zaopatrywanie klientów (w Polsce i za granicą) w substraty do syntezy chronionej patentem w Polsce substancji czynnej, nawet gdy substraty te nie są jako takie chronione tym patentem;
2) zagrożeni odpowiedzialnością z tytułu mogą być dostawcy takich substratów oraz gotowych już substancji czynnych jako, że podmioty korzystające z tzw. poprawki Bolara zostały wyłączone z grona osób „uprawnionych do korzystania z wynalazku" na mocy proponowanego art. 661 ust. 3. Może to skomplikować sprowadzanie substancji czynnych (API) lub substratów z krajów, w których nie obowiązują patenty (lub ich przedłużenia) na dane API, nawet jeśli substancje te służyłyby badaniom albo czynnościom mającym na celu uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Powodem komplikacji może być obawa dostawców o możliwość ich pozwania w Polsce (gdy do oferowania lub wprowadzenia do obrotu dojdzie w Polsce i zaistnieje możliwość pozwania takiej firmy, również w Polsce).
Przepis ten - podobnie do krajów, w których naruszenie pośrednie od dawna funkcjonuje w prawodawstwie, może stanowić oręż w walce producentów innowacyjnych z wytwórcami generycznymi w kontekście patentów na drugie zastosowanie medyczne. Do naruszenia pośredniego może dojść nawet przy braku opatentowanego wskazania w SmPC i ulotce (tzw. stosowanie „cross-label").
Propozycja wprowadzenia do p.w.p. art. 661 nie znajduje żadnej podstawy w jakiejkolwiek dyrektywie UE czy konwencji międzynarodowej, której stroną byłaby RP, jest ona natomiast powtórzeniem zapisów istniejących w niemieckiej Ustawie Patentowej. Ponadto propozycja stanowi bardzo istotne ograniczenie stosowania obecnie obowiązującego art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p., który to przepis ma niezmiernie istotne znaczenie z punktu widzenia wprowadzenia nowych terapii generycznych do obrotu poprzez istotne zawężenie hipotezy tej normy w związku z propozycją art. 661 ust. 3.
Z uwagi na powyższe w naszej ocenie propozycja art. 661 w sposób nieuzasadniony poszerza ochronę patentową i jest szkodliwa dla krajowego przemysłu farmaceutycznego. W związku z tym przepis powinien zostać usunięty z przedmiotowej propozycji nowelizacyjnej.
II. W zakresie zmiany proponowanej w art. 1 pkt 12 projektu ustawy w naszej ocenie wyłączenie możliwości złożenia wniosku o ograniczenie patentu w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo o unieważnienie sprawi, iż instytucja ograniczenia patentu nie będzie w zasadzie stosowana. Z doświadczenia wynika, iż potrzeba ograniczenia patentu powstaje właśnie przy okazji sprzeciwu/postępowania o unieważnienie (proponowany art. 891).
Dodatkowo w naszej ocenie nie jest jasne, czy skarga wniesiona do WSA (skarga kasacyjna do NSA) byłaby traktowana jako wciąż toczące się postępowanie w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia, czy też nie. W praktyce ma to znaczenie o tyle, że w przypadku utrzymania patentu w całości po sprzeciwie lub po wniosku o unieważnienie, uprawniony teoretycznie mógłby ograniczyć swoje prawo i ewentualne uchylenie decyzji Urzędu Patentowego przez WSA lub NSA mogłoby doprowadzić do umorzenia postępowania zwróconego do Urzędu Patentowego przez WSA lub NSA.
Z tego powodu uregulowanie dotyczące proponowanego trybu ograniczenia patentu powinno być uzależnione od zakończenia postępowania wskutek sprzeciwu albo postępowania o unieważnienie patentu prawomocną decyzją.
Dodatkowo w naszej ocenie nie budzi wątpliwości fakt, iż unieważnienie patentu wywołuje skutek ex tunc, stąd brak jest potrzeby odnoszenia się do skutków unieważnienia w proponowanym przepisie art. 892.
III. W zakresie art. 1 pkt 23 lit. b projektu ustawy pragniemy wskazać, że zmiana wprowadza bezwzględny zakaz używania w znakach towarowych elementów o wysokiej wartości symbolicznej, a więc również w przypadkach, w których miałoby to służyć promowaniu i upowszechnianiu tych wartości (np. w celach dobroczynnych), czy też np. promocji wizerunku Polski, lub też polskich produktów wysokiej jakości.
Wbrew informacji zawartej w uzasadnieniu, zmiana ta nie wynika z konieczności dostosowania do art. 4 dyrektywy nr 2015/2436, który przewiduje iż „ Nie są rejestrowane znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami", stąd w naszej ocenie obecne brzmienie przepisu jest zgodne z intencjami wyrażonymi w cytowanym powyżej art. 4 dyrektywy i nie wymaga zmiany. Proponujemy zatem uchylenie tego punktu z projektu ustawy.
IV. W proponowanym art. 1 pkt 24 projektu ustawy w naszej ocenie brzmienie dodawanego punktu w jego ostatniej części: „...może zakazać używania późniejszego znaku towarowego" pozostaje niezgodne z brzmieniem dyrektywy, który wyraźnie stanowi, iż we wskazanych w tym punkcie przypadkach „...znaku towarowego nie rejestruje się...".
Stąd wnosimy o dostosowanie projektu do przepisów unijnych.
V. W art. 1 pkt 27 projektu ustawy, w zakresie dodawanego art. 1361 ust. 1 pkt b, wprowadza się dodatkowe kryterium oceny zdolności wspólnego znaku towarowego. Proponowane określenie ma charakter otwarty, przez co jest wysoce nieprecyzyjne, co może skutkować szeregiem wątpliwości prawnych i dużymi trudnościami w uzyskaniu ochrony na wspólny znak towarowy.Co do zasady proponowana wyżej zmiana wydaje się pozostawać w zgodzie z art. 31 dyrektywy, jednakże w celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości prawnych, które mogą powodować duże trudności w uzyskaniu ochrony na wspólny znak towarowy, a co za tym idzie powodować poważne utrudnienia w działalności gospodarczej, konieczne byłoby doprecyzowanie tego terminu.
Ponadto istnieje brak spójności terminologicznej proponowanego powyżej określenia „inne oznaczenie" z określeniem użytym w proponowanym brzmieniu art. 165 ust. 4 (zmiana wprowadzana art. 1 pkt 55 projektu ustawy), w którym jest mowa uznaniu „...znaku za coś innego niż znak wspólny."
Z powyższych względów, w celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości prawnych, nowe brzmienie proponowanych artykułów powinno być doprecyzowane i ujednolicone.
VI. W zakresie art. 1 pkt 46 projektu ustawy projektodawcy proponują nowe brzmienie przepisu eliminując możliwość przedłużenia ochrony znaku jedynie w części towarów lub usług, która to możliwość była dopuszczalna, zgodnie z obowiązującym brzmieniem tego przepisu.Zapis w proponowanej formie będzie stanowił nieuzasadnione ograniczenie swobody gospodarczej. Zgodnie z obowiązującą doktryną i ustawodawstwem polskim i europejskim, a także jak wynika z brzmienia pozostałych przepisów omawianej ustawy, również w zmienionej formie (vide: art. 162 ust. 4 i 164 ust. 1), możliwość przedłużenia ochrony znaku jedynie w części towarów lub usług jest jak najbardziej dopuszczalna.
Z uwagi na powyższe wnosimy stosownie uzupełnić proponowane brzmienie, poprzez jednoznaczne wskazanie, że istnieje możliwość przedłużenia ochrony znaku jedynie w odniesieniu do części towarów lub usług.
VII. Odnosząc się do propozycji zawartej w art. 1 pkt 48 projektu ustawy, celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, wnosimy o bezpośrednie wskazanie, że przepis dotyczy sytuacji, w których podstawę powództwa stanowi znak zarejestrowany od co najmniej 5 lat. Dodatkowo proponujemy wskazanie, że uprawniony zachowuje swoje prawa zakazowe również, gdy znaku nie używał, ale występowały ważne powody nieużywania.
VIII. W zakresie art. 1 pkt 53 projektu ustawy celowe wydaje się wskazanie w proponowanym art. 163 ust. 12 , że licencjobiorca może przystąpić do postępowania o naruszenia prawa ochronnego również celem uzyskania zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzyści.
IX. W zakresie art. 1 pkt 56 projektu ustawy:- z uwagi na proponowane brzmienie art. 166 ust. 5 p.w.p. niezbędne wydaje się usunięcie ust. 2 wskazanego przepisu,
- w ust. 5 art. 166 mowa jest o postępowaniu sądowym podczas, gdy wnioski o unieważnienie, jak też stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego rozpoznaje Urząd Patentowy,
-wydaje się, iż brak jest uzasadnienia dla zawieszenia postępowania wyłączeni w sytuacji, w której postępowanie o unieważnienie znaku, który stanowi podstawę unieważnienia znaku późniejszego, zostało wszczęte przed złożeniem wniosku o unieważnienie znaku późniejszego,
- w proponowanej regulacji pominięto sytuację, w której podstawą unieważnienia jest identyczność znaków.
X. Odnosząc się do propozycji zawartej w art. 1 pkt 64 projektu ustawy Konfederacja Lewiatan proponuje rozważenie wydłużenia vacatio legis umożliwiającego należyte przygotowanie się zainteresowanych podmiotów do proponowanych zmian.Doświadczenie innych krajów europejskich wskazuje, że w większości z nich poszerzenie uprawnień zostało uwarunkowane koniecznością odbycia kilkuletniej praktyki z zakresu postępowań związanych z ochroną wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
Ponieważ błędy popełnione w trakcie ww. postępowań mogą skutkować odmową przyznania patentu, w interesie wszystkich stron, a zwłaszcza przedsiębiorców, jest aby w postępowaniach przed Urzędem Patentowym byli oni reprezentowani przez odpowiednio przygotowanych profesjonalnych pełnomocników.
XI. Odnosząc się do zmiany proponowanej w art. 1 pkt 68 projektu ustawy należy zwrócić uwagę, że w postępowaniu sprzeciwowym Urząd może wezwać uprawnionego do nadesłania wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy. Analogicznej możliwości proponowana nowelizacja nie daje w przypadku strony składającej sprzeciw. Chociaż nowe postępowanie może służyć dyscyplinowaniu stron, to nie jest jasne, czy strona składająca sprzeciw będzie miała możliwość zajęcia stanowiska w odpowiedzi na argumenty podniesione przez uprawnionego, czy też sprzeciw będzie jedynym pismem, jakie strona wnosząca sprzeciw będzie mogła złożyć w postępowaniu.Podsumowując, nie jest jasne, czy i w jakim trybie strony będą mogły składać kolejne pisma procesowe, co przy braku rozprawy istotnie ogranicza możliwość przedstawienia wszystkich argumentów, zwłaszcza tych, których konieczność przedstawienia wynikłaby później, dlatego wnosimy o stosowne doprecyzowanie proponowanej zmiany.
XII. W zakresie art. 1 pkt 81 projektu ustawy wydaje się niewskazane modyfikowanie przepisami p.w.p. możliwości dokonywania zmian przedmiotowych powództwa wskazanych w k.p.c., w szczególności w sytuacji, w której przepisy k.p.c. nie przewidują szczególnych obostrzeń dla rozszerzenia powództwa.
W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na proponowany art. 2861, który w ust. 4 daje prawo żądania zabezpieczenia dowodów przez uprawnionego z prawa wyłącznego również w sytuacji zagrożenia naruszenia prawa. Wcześniej, w przypadku zagrożenia naruszenia, możliwe było wyłącznie żądanie zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa (art. 285 p.w.p.).
Po zmianie ustawy uprawniony, nawet w sytuacji zagrożenia naruszeniem prawa, będzie mógł żądać zabezpieczenia dowodów.
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nie stanowi naruszenia patentu, ale może być potraktowane jako działanie grożące naruszeniem. Potencjalnie powyższy przepis w proponowanym brzmieniu może być narzędziem nadużywanym przez wytwórców innowacyjnych wobec wytwórców generycznych i mającym na celu opóźnienie wprowadzenia produktu generycznego do obrotu.
Stąd w przypadku uznania za konieczne pozostawienia w nowelizacji omawianej zmiany wnosimy o dokonanie zmiany ust. 4 i nadanie mu następującego brzmienia:
„4. Zabezpieczenia dowodów może żądać osoba, o której mowa w ust. 1, jeżeli uprawdopodobni roszczenie z tytułu naruszenia prawa oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia."
W zakresie dotychczas uregulowanym zgodnie z art. 2861 ust. 7 p.w.p. „o zabezpieczeniach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy." W propozycji art. 2862 brak jest analogicznego przepisu, co w kontekście kontrowersji odnośnie trybu w jakim postępowanie miałoby się odbywać mogłoby w praktyce powodować duże problemy praktyczne natury proceduralnej i w konsekwencji niejasności co do stosowania prawa. Ponadto, propozycja przepisu uzależnia wysłuchanie stron co do tego czy się stawią czy nie. Takie potencjalne ograniczenie możliwości zajęcia stanowiska w sprawie jest zbyt daleko idące, gdyż niestawiennictwo może być spowodowane różnym przyczynami, w tym o charakterze obiektywnym, które może stanowić usprawiedliwione niestawiennictwo osoby występującej w charakterze strony. To w konsekwencji może zaburzyć kontradyktoryjny charakter postępowania, czyniąc ewentualne orzeczenie niesprawiedliwym. Ponadto z uwagi na fakt, że są to przepisy z zakresu procedury cywilnej, konieczne jest uzyskanie opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Proponujemy zatem uzupełnienie propozycji ust. 5 w następujący sposób:
„5. Sąd rozpoznaje wniosek na rozprawie po wezwaniu i wysłuchaniu stron."
XIII. Natomiast w zakresie art. 1 pkt 82 projektu ustawy w naszej ocenie:- przepis art. 296 ust. 31 jest zbędny w świetle regulacji z art. 157 p.w.p.,
- wydaje się, że przewidzenie takiego samego katalogu roszczeń, których uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może dochodzić względem bezpośredniego naruszyciela jak też pośrednika (tj. osoby z której usług korzystano przy naruszeniu) jest nieproporcjonalne do roli pośrednika,
- brak odpowiedzialności pośrednika w przypadku naruszenia innych niż prawo ochronne na znak towarowy praw własności przemysłowej nie wydaje się mieć racjonalnego uzasadnienia.
XIV. W zakresie art. 3 projektu ustawy pragniemy zwrócić uwagę, że projektowana zmiana zawiera błąd - ustawa p.w.p. ani w obecnym, ani w proponowanym kształcie, nie przewiduje „sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego". Należy zatem wykreślić to wyrażenie z art. 3.
XV. Dodatkowo wnosimy o doprecyzowanie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. poprzez nadanie art. 1 pkt 10 projektu ustawy następującego brzmienia:
„10) w art. 69 ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych na terytorium EOG lub innego państwa;",
b) po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) wykorzystanie materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i tworzenia innych odmian roślin.";".
Propozycja ma na celu doprecyzowanie zakresu stosowania tzw. „wyjątku Bolara", którego szerokie zastosowanie ma miejsce w wielu krajach europejskich, w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Konieczność doprecyzowania wynika z faktu, że katalog czynności możliwych do podejmowania w ramach korzystania z wynalazku, które nie stanowią naruszenia patentu, nie egzemplifikuje precyzyjnie wszystkich czynności odnoszących się do przeprowadzenia stosownych badań produktu w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezwłocznie po wygaśnięciu ochrony patentowej. Ponadto, z uwagi na zasadę wolnego przepływu towarów i usług w ramach Unii Europejskiej, konieczne jest doprecyzowanie, że przedmiotowy przepis dotyczy również uzyskiwania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach, w tym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepis usuwa dotychczasowe rozbieżności w zakresie stosowania tzw. wyjątku Bolara i gwarantuje pacjentom szybki dostęp do nowoczesnych terapii, które były dotychczas bardzo kosztowne, zaś jako produkty generyczne są cenowo osiągalne przez przeciętnego pacjenta.
Przedmiotowa propozycja znajduje również potwierdzenie w ocenach Komisji Europejskiej, która to w raporcie z dn. 5 października 2017 r. pt. "Assessing the economic impacts of changing exemption provisions during patent and SPC protection in Europe", wykazała, że uelastycznienie przepisów w zakresie m.in. wyjatku Bolara wprowadzi:
• szybszy dostęp do leków generycznych i biopodobnych dla europejskich pacjentów,
• oszczędności w wydatkach na leki na poziomie od 1.6 mld euro do 3.1 mld euro,
• dodatkowe miejsca zatrudnienia w UE na poziomie od 20 000 do 25 000 do 2025 r.,
• dodatkową sprzedaż europejskich firm farmaceutycznych na poziomie od 7,3 mld euro do 9.5 mld euro do 2025 r.
Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych z 2 lipca 2012 r. wskazuje na fakt, że aż ok 80% przedsiębiorców generycznych potrzebuje dostępu do składników aktywnych w celu rejestracji leków. Składniki te udostępniają w praktyce osoby trzecie, a tendencja ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego[1]).
XVI. Odnosząc się do szeroko rozumianych zmian w zakresie prawa patentowego pragniemy zaapelować o powołanie sądów ds. własności intelektualnej.
Od wielu lat podnoszona jest potrzeba właściwego doboru i specjalizacji sędziów orzekających w sprawach własności przemysłowej. Wprowadzenie nawet niewielkich zmian w organizacji sądów powszechnych w tym zakresie, może prowadzić do:· obniżenia kosztów merytorycznego przygotowania sędziów,
· podniesienia poziomu merytorycznego orzekania z uwagi na specjalizację i podniesienie poziomu wiedzy sędziów orzekających, a co za tym idzie stworzenia wysoko wykwalifikowanego korpusu sędziowskiego,
· skrócenia czasu rozpoznawania spraw,
· zwiększenia bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego[2]).
Potrzeba niezwłocznego i skutecznego działania uzasadniamy tym, że jako jeden z zasadniczych mankamentów obowiązującego systemu wymieniany jest brak sędziów wyspecjalizowanych w takich sprawach[3]). „Tymczasem zapewnienie fachowości orzekania i możliwie największych kompetencji i wiedzy merytorycznej sędziów, powinno mieć charakter priorytetowy. Kwestia kadry sędziowskiej posiadającej właściwą wiedzę i przygotowanie do orzekania w sprawach z zakresu własności przemysłowej w przypadku powstania sądów patentowych uruchomiłaby naturalny proces kształtowania się wykwalifikowanej do tego typu spraw kadry, co mogłoby zostać dodatkowo poparte przez ustawodawcę poprzez przygotowanie planów odpowiednich szkoleń"[4]). Podkreśla się, że: ,,Czynnikiem znakomicie przyspieszającym postępowanie i obniżającym jego koszty, a także generalnie podnoszącym jego jakość, byłaby fachowość sędziów. Wskutek tego przestałoby być koniecznie korzystanie w każdej praktycznie sprawie z opinii biegłych."[5])
Powyższe mogłoby zostać zrealizowane poprzez wprowadzenie nadanie art. 283 p.w.p. następującego brzmienia:
1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;
2) dodanie się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister Sprawiedliwości uwzględniając potrzebę właściwej specjalizacji sędziów orzekających w sprawach własności przemysłowej ustali, w drodze rozporządzenia, sądy okręgowe właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 294 i 295."
Po powyższej zmianie ustawowej należałoby jak najszybciej wydać rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądów okręgowych właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony własności przemysłowej, określające właściwe sądy okręgowe do rozpoznawania spraw o których mowa w art. 283 ust. 1, oraz w art. 294 i 295 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.
Konfederacja Lewiatan, 22 grudnia 2017 r.
KL/521/174/2414/DB/2017
[1]) Opinia prawna w sprawie konieczności nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej w zakresie tzw. wyjątku Bolara, prof. dr hab. Ryszard Skubisz, Lublin 10 październik 2017 r. str. 9 (w załączeniu)
[2]) Warsztaty Reforma Prawa Własności Intelektualnej Prawo Własności Przemysłowej, Raport podsumowujący przebieg warsztatów, Warszawa dn. 22 czerwca 2012 r. str. 3 i 4.
[3]) M. du Vall, Analizo aspektów gospodarczych i warunków prawno-organizacyjnych oraz społecznych w zakresie rozwiązań dotyczących utworzenia Sądu własności przemysłowej (sporządzona na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Kraków, maj 2007 r., Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 9.
[4]) Warsztaty Reforma Prawa Własności Intelektualnej Prawo Własności Przemysłowej, Raport podsumowujący przebieg warsztatów, Warszawa dnia 22 czerwca 2012 r., str. 3 i 4.
[5]) M. du Vall, Analiza aspektów gospodarczych i warunków prawno-organizacyjnych oraz społecznych w zakresie rozwiązań dotyczących utworzenia Sądu własności przemysłowej (sporządzona na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Kraków, maj 2007 r., Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 23.
